Le recours de l'acheteur
contre le vendeur de produits contrefaisants

droit interne français et droit international
issu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980

Pierre VÉRON*
Avocat à la Cour

 

"Les oeuvres contrefaisantes contrefont les oeuvres contrefaites"

Journal Officiel Débats Sénat
24 janvier 1994, page 463

 

L'objet de cette étude est d'examiner dans quelle mesure la Convention de Vienne, entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988, est de nature à perturber les habitudes des opérateurs du commerce français quant à la garantie due par le vendeur de produits jugés contrefaisants.

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La Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980 constitue, en effet, désormais le droit commun français de la vente internationale de marchandises.

Les ventes faites par une entreprise française à des acheteurs établis dans les principaux pays partenaires commerciaux de notre pays, et, réciproquement, les achats des entreprises françaises auprès de vendeurs établis dans ces pays, y sont soumis : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, la Chine, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, la Russie, la Suède, la Suisse, notamment, ont, en effet, ratifié la Convention de Vienne.

Or, cette Convention prévoit des dispositions spécifiques quant à la garantie due par le vendeur à l'acheteur en ce qui concerne la liberté des marchandises vis à vis de droits de propriété intellectuelle de tiers, dont certaines peuvent être surprenantes pour des entreprises françaises.

Il ne semble donc pas sans intérêt de comparer le régime de cette garantie instituée par cette Convention au régime de garantie en vigueur en droit interne français, tel qu'il ressort, essentiellement, de la jurisprudence de nos Tribunaux.

La présente étude est cependant prospective puisque, à ce jour, il ne semble pas que les dispositions spécifiques de la Convention aient elles-mêmes fait l'objet de jurisprudence publiée dans les principaux Etats signataires.

Un bref rappel du champ d'application de la Convention de Vienne s'impose cependant, à titre préliminaire.

 

Champ d'application de la Convention de Vienne


Les articles 1° à 3 de la Convention en fixent le champ d'application quant aux territoires et aux contrats concernés.

 

L'article 1° précise, tout d'abord, que la Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents.

Ce faisant, la Convention pose un critère d'internationalité quelque peu différent de celui du droit international français qui privilégie les flux de marchandises et de paiements transfrontaliers, indépendamment du lieu d'établissement des parties, considéré en tant que tel.

Ainsi, la vente faite par un vendeur français à un acheteur néerlandais qui entend distribuer la marchandise vendue sur l'ensemble de l'Union Européenne ‑ dont la France ‑ sera régie par les dispositions spécifiques de la Convention de Vienne en matière de garantie de droits de propriété industrielle, s'il survient une difficulté tenant à un droit de propriété intellectuelle français devant les tribunaux français.

Au contraire, la vente faite par un vendeur français à la filiale française d'un groupe néerlandais, qui destine les marchandises à la distribution sur le territoire néerlandais, ne sera pas régie par la Convention de Vienne.

 

Mais encore faut-il qu'il existe un certain rattachement des parties à un Etat signataire de la Convention.

Tel est le cas lorsque acheteur et vendeur sont, l'un et l'autre, établis dans deux Etats contractants (art. 1a).

Tel est aussi le cas "lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant" (art. 1b) ; ce texte vise donc la situation où le Tribunal saisi d'un litige estime, selon le système de conflit de lois qu'il met en oeuvre, que la loi applicable au contrat de vente est celle d'un Etat contractant ; la loi applicable sera alors, si les parties ne sont pas établies dans le même Etat, la Convention de Vienne ‑ et non pas le droit interne du pays désigné.

Les spécialistes du droit international privé ne manqueront pas de trouver de grandes satisfactions intellectuelles à ce système dans lequel une convention relative au droit applicable (comme la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ou la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) peut conduire à l'application effective d'une convention unifiant le droit matériel.

 

La Convention de Vienne, après avoir exclu certaines ventes particulières de son champ d'application (ventes aux enchères, sur saisie, de navires, etc...) précise ‑ d'une manière qui peut être d'application fréquente dans les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle ‑ la définition de la vente.

Ainsi répute-t-elle ventes "les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production" (art. 3, 1).

L'exception prévue par cet article est également connue du droit français : lorsque le donneur d'ordre fournit l'essentiel de la matière première, notre droit interne analysera l'opération en un contrat d'entreprise et non en une vente.

En revanche, l'assimilation générale des contrats de fourniture de marchandises à fabriquer à un contrat de vente n'est pas de règle en droit français : en effet, notre droit interne répute parfois contrat d'entreprise les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer lorsque les marchandises sont réalisées conformément à des spécifications particulières du client et non selon le catalogue ou les plans habituels du fournisseur (Cass. Com. 20 juin et 4 juillet 1989, D 1990, J, 246 note VIRASSAMY).

Notons que, tout comme le droit interne français, la Convention dans son article 3.2 ne répute pas vente le contrat dans lequel la fourniture de marchandises n'est qu'accessoire par rapport à une fourniture de main d'oeuvre ou de services.

 

Enfin, la Convention édicte son caractère supplétif de volonté en précisant que les parties peuvent, en principe, exclure son application ou déroger à l'une de ses dispositions.

 

Le champ d'application de la Convention de Vienne étant ainsi rappelé, il est temps d'entrer dans la comparaison de son contenu avec celui du droit positif français.

Cet examen comparatif amènera à aborder :

-   la position par la Convention de Vienne d'un principe exprès de garanties du vendeur (1.),

-   l'incidence de l'Etat de destination de la marchandise (2.),

-   la nécessité de la connaissance des droits de propriété intellectuelle par le vendeur pour que sa garantie soit engagée (3.),

-   les causes d'exonération du vendeur (4.),

-   les clauses relatives à la garantie légale (5.),

-   la mise en oeuvre de la garantie du vendeur (6.).

 

Pour comparer le régime interne et le régime international, il convient de citer l'article 42 de la Convention de Vienne :

"   1. Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :

    a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat ; ou

    b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.

    2. Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent :

    a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ; ou

    b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur."

Certains reconnaîtront là une disposition très proche de l'article 2-312 de l'Uniform Commercial Code des Etats-Unis d'Amérique, "disposition mère" de la Convention sur ce point :

"   Sauf stipulation contraire, le vendeur commerçant qui vend habituellement les marchandises objet du contrat garantit que ces marchandises seront livrées libres de prétention légitime de tiers pour contrefaçon ou autre réclamation similaire ; cependant lorsque l'acheteur a fixé au vendeur des spécifications, il doit le garantir des prétentions résultant de ce que le vendeur s'est conformé auxdites spécifications."

 

1. Position par la Convention de Vienne d'un principe exprès de garantie du vendeur

La première remarque qui s'impose est que la Convention de Vienne prévoit le principe exprès de la garantie du vendeur quant aux droits de propriété industrielle de tiers.

Cette préoccupation des auteurs de la Convention de Vienne est le signe de l'importance croissante des droits de propriété industrielle dans le commerce international, importance consacrée par la place que tiennent ces droits dans les accords de Marrakech relatifs à l'Organisation Mondiale du Commerce, et notamment dans les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) plus connus sous les acronymes anglais de "TRIPS du GATT".

A l'inverse, puisqu'aucun texte français n'a jamais abordé ce problème, la jurisprudence est, dans notre pays, la source de toutes les solutions du droit positif.

Et l'on verra que sa lisibilité souffre parfois du pragmatisme qui a présidé à sa formation.

 

Il reste que la jurisprudence française a toujours compté au nombre des obligations du vendeur celle de livrer une marchandise libre de droits de propriété intellectuelle de tiers.

La Cour de Cassation est venue rappeler avec netteté ce principe en statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt qui avait rejeté la demande en garantie formée par un revendeur (la société AU BON MARCHÉ) contre son fournisseur (la société INTERMOD) au motif que "la société AU BON MARCHÉ ne fait état d'aucune clause spéciale de garantie consentie par INTERMOD".

Cet arrêt est cassé pour violation de l'article 1626 du Code Civil :

"   Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause de garantie le vendeur demeure tenu de la restitution du prix, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé." (Cass. Com. 16 mai 1995, inédit)

Il existe donc, sur ce point, une différence de méthode mais pas de résultat.

 

2. Incidence de l'Etat de destination des marchandises

Le droit issu de la Convention de Vienne est, en revanche, très différent du droit français lorsqu'il se préoccupe de l'Etat de destination des marchandises.

La raison en est fort bien expliquée par les Documents Officiels de la Conférence des Nations Unies qui, après avoir rappelé la règle générale de garantie s'appliquant aux ventes internes dans la plupart des systèmes juridiques, expliquent pourquoi une règle différente est souhaitable pour les ventes internationales :

"   Selon ce qui semble être la règle générale, le vendeur est tenu de délivrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou intellectuelle dans la plupart sinon dans tous les systèmes juridiques. Cette règle se justifie dans le cadre d'une vente nationale. Le producteur des marchandises doit être en effet responsable en définitive de toute atteinte aux droits de la propriété industrielle ou intellectuelle dans le pays où il exerce à la fois les opérations de production et de vente. Une règle attribuant la responsabilité au vendeur permet ainsi d'imputer en définitive cette responsabilité au producteur.

    Il n'est pas aussi évident que, dans une transaction commerciale internationale, le vendeur de marchandises doive être responsable dans la même mesure envers l'acheteur de toute atteinte aux droits de la propriété industrielle ou intellectuelle. Tout d'abord, l'infraction se produira presque toujours en dehors du pays du vendeur dont on ne saurait exiger qu'il connaisse les règles concernant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle auxquelles ses marchandises pourraient porter atteinte comme il est censé les connaître dans son propre pays. En second lieu, c'est l'acheteur qui décide dans quel pays les marchandises doivent être expédiées pour y être utilisées ou revendues. L'acheteur peut prendre cette décision avant ou après la conclusion du contrat de vente. Il peut même arriver que des sous-acquéreurs de l'acheteur expédient les marchandises dans un autre pays où elles seront utilisées."

Ces raisons sont tout à fait convaincantes : on comprend bien que le vendeur puisse connaître (ou être réputé connaître) les droits de propriété intellectuelle existant dans son pays et qu'il doive, pour cette raison, garantir que les marchandises qu'il vend ne les enfreignent pas.

Au contraire, on ne peut a priori exiger du vendeur qu'il garantisse la liberté d'exploitation de ses marchandises au regard de plusieurs dizaines de systèmes juridiques différents.

C'est pourquoi l'article 42, 1 de la Convention de Vienne dispose que le vendeur devra garantie de liberté d'exploitation au regard des droits de propriété intellectuelle fondés sur :

-   la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé, au moment de la conclusion du contrat, que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat,

-   dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.

L'alternative est parfaitement justifiée :

-   si le vendeur savait que les marchandises étaient destinées à un marché particulier, il est naturel qu'il garantisse la liberté d'exploitation sur le marché en question,

-   si le vendeur n'a pas été prévenu que les marchandises devaient être vendues dans un Etat autre que celui d'établissement de l'acheteur, il est normal qu'il ne garantisse que la liberté d'exploitation dans cet Etat.

 

Ce régime est-il différent de celui du droit français applicable aux ventes internes ?

 

On observera tout d'abord que la jurisprudence française publiée ne semble pas avoir eu à trancher la question de savoir si un vendeur français pouvait être tenu de la garantie de droits de propriété industrielle étrangers.

La raison en est sans doute que le problème de la garantie du vendeur est le plus souvent mise en jeu dans le cadre d'un litige existant entre le titulaire des droits et l'acheteur, soit que le titulaire des droits ait attaqué à la fois le vendeur et l'acheteur ‑ celui-ci se retournant contre celui-la ‑ soit que l'acheteur, seul mis en cause, appelle son vendeur en intervention forcée et en garantie.

Le litige se déroulera ainsi généralement devant un tribunal étranger qui tranchera à la fois la réclamation principale (du titulaire des droits de propriété intellectuelle contre l'acheteur) et l'appel en garantie de l'acheteur contre le vendeur.

Les recueils de jurisprudence française ne rendent pas compte de ces décisions étrangères (même si elles peuvent être amenées, par la règle de conflit de lois qu'elles utilisent, à appliquer le droit français à l'action en garantie de l'acheteur contre le vendeur).

 

Par contre, la jurisprudence française a été amenée à statuer à plusieurs reprises sur la responsabilité du vendeur étranger qui, depuis son pays, exporte à destination de la France une marchandise jugée contrefaisante en France (cf. J. Cl. Brevets Fasc. 400, n° 16 sqq).

Elle a généralement admis que le fournisseur étranger n'était responsable que s'il avait eu connaissance de ce que les marchandises étaient destinées au territoire français.

Ce sera évidemment le cas du dernier vendeur étranger qui vend à l'acheteur français : sa responsabilité sera engagée quelles que soient les modalités juridiques de la vente (départ, FOB, franco frontière, franco dédouané, etc...).

A l'inverse, l'opérateur étranger qui n'a pas participé à l'introduction en France et qui ne pouvait savoir que les marchandises qu'il vendait étaient destinées à y être importées est généralement exonéré par la jurisprudence française.

Ce sera le cas du fabricant étranger qui vend à un acheteur de son propre pays lequel prend l'initiative d'exporter vers la France : ce fabricant ne sera pas tenu pour responsable envers le titulaire des droits contrefaits en France (Paris, 8 juin 1978, PIBD 1979, III-57).

On peut penser qu'il ne sera pas davantage tenu de garantir son client étranger, lequel, en revanche, pourra bien être tenu de garantir son client français.

Ainsi peut-on affirmer que le droit issu de la Convention de Vienne ne s'écarte pas sensiblement des solutions auxquelles conduit la jurisprudence française lorsqu'il s'agit de moduler la garantie du vendeur en fonction de l'Etat de destination des marchandises.

Toutefois l'obligation qu'édicte, sauf clause contraire ou circonstance particulière, la Convention de Vienne de garantir la liberté d'exploitation des marchandises vendues au regard de droits de propriété industrielle en vigueur peut surprendre certaines entreprises françaises.

Certes, un industriel français ne peut espérer vendre un bien d'équipement à un client étranger sans avoir vérifié que ce bien n'enfreignait pas un brevet en vigueur dans l'Etat de ce client.

Mais l'entreprise française qui vend à de nombreux clients éparpillés dans des Etats très différents des biens destinés à la consommation doit savoir que, sauf clause contraire, elle garantit que ces biens ne tombent pas sous le coup d'un droit d'auteur, d'un dessin ou d'un modèle en vigueur dans ces Etats ou encore ne portent pas une marque déposée dans ces Etats.

Ce peut être une lourde obligation dont certaines entreprises ne sont peut être pas conscientes.

 

3.   Nécessité de la connaissance de cause par le vendeur pour que sa responsabilité soit engagée

Le droit issu de la Convention de Vienne est, en revanche, très différent du droit français lorsque, se préoccupant de la connaissance des droits de propriété intellectuelle des tiers par le vendeur, dispose que ce dernier doit livrer les marchandises libres et franches de droit de propriété intellectuelle "qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat".

Il ne s'agit plus, ici, du champ territorial des droits en question, objet des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1 de l'article 42.

Nous sommes ici dans le cas où la garantie va trouver à s'appliquer, par exemple parce que le vendeur savait pertinemment que les marchandises seraient revendues dans le pays où le litige de propriété industrielle naît.

Dans un tel cas cependant, la garantie ne sera pas due automatiquement : elle ne le sera que si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le droit de propriété intellectuelle opposé à l'acheteur.

En droit interne français, aucune décision de jurisprudence n'a jamais opéré une telle distinction : le vendeur est toujours, a priori, tenu pour responsable envers l'acquéreur, même si la réclamation du tiers qui justifie l'appel à la garantie est fondée sur un droit que le vendeur ne connaissait pas ou pouvait légitimement ignorer.

On sait, à cet égard, combien certains milieux industriels se plaignent des difficultés ‑ à vrai dire presqu'insurmontables ‑ qu'il peut y avoir à connaître les droits de propriété intellectuelle de créateurs de dessins ou de modèles restés inédits ‑ voire même maintenus au secret.

Le droit international a entendu leurs plaintes.

On retiendra donc que le vendeur international devrait être tenu de garantir l'acheteur contre les réclamations fondées sur des droits publiés et accessibles à la recherche (brevets délivrés, demandes de brevet publiées, marques enregistrées ou demandes de marques publiées, dessins ou modèles enregistrés ou publiés).

Par contre, il ne devrait garantir l'acheteur contre les réclamations fondées sur d'autres droits (demandes de titres de propriété industrielle non publiées, mais aussi et surtout droits d'auteur) que s'il est prouvé, in concreto, qu'il avait de bonnes raisons de connaître ces droits, par exemple à raison de sa spécialité professionnelle, de l'importance de l'exploitation faite par leur titulaire et des mesures de toute nature prises par ce dernier pour avertir de ses droits (l'apposition du signe  du copyright anglo saxon, par exemple).

 

 

 

4. Causes d'exonération du vendeur

Aux règles ainsi posées, l'article 42 de la Convention de Vienne apporte deux exceptions d'inégale importance et qui diffèrent inégalement des solutions du droit interne français :

-   le cas où l'acheteur "connaissait ou ne pouvait ignorer" l'existence du droit ou de la prétention du tiers fondée sur un droit de propriété intellectuelle (4.1.),

-   le cas où le vendeur s'est conformé aux plans, dessins ou autres spécifications fournis par l'acheteur (4.2.).

 

4.1. Exonération du vendeur lorsque l'acheteur connaissait lui-même les droits de propriété intellectuelle invoqués contre lui

La connaissance par l'acheteur du droit invoqué contre lui, en tant que cause d'exonération de la garantie du vendeur, ne peut surprendre le juriste français.

En effet, la jurisprudence française décide avec une parfaite constance que l'acheteur qui a agi "en connaissance de cause" ne peut pas exercer de recours en garantie contre le vendeur.

L'énoncé de cette règle peut permettre de penser qu'elle est d'application simple ; il n'en est pas tout à fait ainsi car deux ordres de considération viennent y interférer :

-   la notion de connaissance de cause intervient à la fois dans l'appréciation de la responsabilité propre de l'acheteur envers le tiers titulaire de droit de propriété intellectuelle et dans l'examen du recours en garantie de l'acheteur contre le vendeur ; la notion est-elle uniforme dans les deux cas ? et que recouvre-t-elle ? (4.1.1.)

-   la jurisprudence française apporte une exception à l'exception en admettant désormais ‑ mais pas toujours ‑ l'action en garantie de l'acheteur jugé "en connaissance de cause" lorsqu'il existe une clause expresse de garantie dans le contrat liant les parties (4.1.2.).

 


4.1.1. Contenu de la notion de connaissance de cause par l'acheteur

La notion de connaissance de cause est commune à la question de la contrefaçon et à celle de la garantie.

En matière de brevets d'invention, on sait que l'article L 615‑1 du Code de la Propriété Intellectuelle distingue entre le fabricant - auquel la jurisprudence assimile l'importateur - réputés responsables qu'ils aient, ou non, agi "en connaissance de cause" et les autres personnes :

"   Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause."

On sait aussi que la notion de connaissance de cause exige non seulement la connaissance de l'existence du brevet opposé ‑ car tout un chacun est censé connaître les brevets délivrés et les demandes de brevet publiées ‑ mais aussi la connaissance du caractère éventuellement contrefaisant de la marchandise considérée.

Il est donc certain que si l'utilisateur, le détenteur ou le revendeur du produit argué de contrefaçon sont jugés en connaissance de cause à l'égard du titulaire du droit ‑ et par conséquent contrefacteurs ‑ ils seront aussi en connaissance de cause à l'égard de leur vendeur (pour la période de temps, bien entendu, où ils ont effectué leurs achats en étant en connaissance de cause).

Mais qu'en est-il dans les cas ‑ fort nombreux en droit français ‑ où la connaissance de cause n'est pas une condition de la contrefaçon ?

Autrement dit, dans quels cas celui qui sera jugé contrefacteur pour le simple fait d'avoir revendu des articles contrefaisants sera-t-il jugé en connaissance de cause et, par là même, privé de recours contre son vendeur ?

Hormis le cas où le titulaire du droit aura adressé une réclamation spéciale à cet acheteur afin, précisément, de le "mettre en connaissance de cause", cas dans lequel aucune discussion n'est permise à compter de la date de cette réclamation, la jurisprudence française considère la qualité professionnelle de l'acheteur et la notoriété du droit auquel il a été porté atteinte :

En matière de brevets d'invention :

"   Les sociétés CALFA et ORDO ne pouvaient ignorer l'existence du brevet qu'elles ont contrefait ; en effet, ce brevet, désigné sous le nom de "complexe B3A" est mentionné à plusieurs reprises dans un document par elles versé aux débats... dès lors les sociétés CALFA et ORDO ne sauraient s'exonérer, ne serait-ce que pour partie, de leur propre responsabilité et il convient, en conséquence, de les débouter de leur appel en garantie." (TGI Paris, 3° Ch, 30 juin 1981, PIBD n° 289‑III‑225)

"   Cette société, professionnelle avertie, a agi en connaissance de cause ; son appel en garantie n'est donc pas fondé et doit être rejeté." (TGI Paris, 3° Ch, 19 octobre 1989, PIBD n° 472‑III‑101)

"   La société SILEX, en sa qualité de professionnelle avertie, ne pouvait ignorer les serrures TRIOVING et leurs similitudes avec celle de la société TECSESA et, dès lors, elle ne peut arguer de sa bonne foi... le gérant de la société FIXA a déclaré à l'huissier qu'il connaissait bien la société TRIOVING "dont la serrure présente des similitudes avec la serrure TECSACART de TECSESA",... les sociétés FIXA et SILEX, ayant agi en connaissance de cause, leurs appels en garantie ne sont pas fondés et doivent être rejetés." (TGI Paris, 3° Ch, 17 novembre 1989, PIBD n° 475‑III‑207)

En matière de marques :

"   En raison de la notoriété de la marque "CHANEL", la société LUIGI ne pouvait ignorer que les monogrammes ornant les sacs des établissements BIRAN imitaient illicitement cette marque et n'établit nullement qu'elle aurait été de bonne foi en la circonstance... dans ces conditions, la société LUIGI est irrecevable en son appel en garantie." (Paris, 4° Ch, 9 novembre 1983, PIBD n° 1984‑III‑122)

"   En leur qualité de professionnelles de la production et de la distribution cinématographique et vidéographique, les deux sociétés ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient pas le droit de diffuser les vidéocassettes dont s'agit revêtues de marques qui ne leur appartenaient pas, sans avoir auparavant obtenu l'autorisation expresse de la titulaire de celles-ci." (TGI Paris, 3° Ch, 12 juillet 1984, PIBD n° 1985‑III‑90)

"   Mais attendu que la Cour d'Appel, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, a relevé que M. LACHKAR ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de professionnel, que les vêtements contrefaits qu'il détenait et proposait à la vente, ne provenaient pas de la société CHANEL et que ces marchandises n'avaient pas été produites par celle-ci ; qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a fait apparaître que M LACHKAR ne pouvait pas soutenir que sa bonne foi avait été surprise par son fournisseur et l'a, à juste titre, débouté de son appel en garantie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé." (Cass. Com., 21 avril 1992, inédit)

En matière de dessins et modèles :

"   En achetant en gros à la société LABET, et en important de la société étrangère UNICAR, pendant des années, des pare-chocs "RENAULT", destinés à des clients RENAULT, la société PABAN, professionnel de la vente d'accessoires automobiles, ne pouvait ignorer ni la ressemblance parfaite au modèle RENAULT des articles incriminés, ni l'origine étrangère à RENAULT desdits articles." (Aix en Provence, 9 mai 1980 Ann. P.I. 1981).

"   Professionnel averti, elle ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant du mobilier qu'elle introduisait et vendait en France et ne pouvait donc demander à être garantie contre ses propres fautes." (Paris, 17 janvier 1984, PIBD n° 348‑III‑150)

"   Les objets en litige ont figuré au catalogue de la société CHAUMETTE (demanderesse à la contrefaçon) à une époque que la société FORMS (défenderesse à la contrefaçon, demanderesse à la garantie) fixe elle-même à l'année 1978. Ils ont donc connu une certaine diffusion sur le marché, diffusion qui ne pouvait échapper à un concurrent dans un milieu où la vigilance est de règle... La société FORMS qui n'établit pas sa bonne foi devra donc être retenue en tant qu'importateur et débitant des modèles contrefaisants (et garantie par le vendeur étranger) de toute condamnation... dans la limite de 50 %." (Paris, 4° Ch, 11 décembre 1986, PIBD n° 412‑III‑216)

"   Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la société JLRT ROLANDE TAPIAU avait, en connaissance de cause, mis en vente des produits contrefaisants, de sorte qu'elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l'éviction qu'elle subissait ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée." (Cass. Civ. 1, 10 mai 1995, inédit)

Ces solutions jurisprudentielles appellent une entière approbation et témoignent d'une conception très réaliste des conditions dans lesquelles un revendeur peut ou doit connaître les droits de propriété intellectuelle de tiers.

Mentionnons, pour terminer et à titre de contre-épreuve, deux décisions qui font droit à la demande en garantie de l'acheteur de bonne foi :

"   Dès lors que rien n'établit qu'elles aient eu connaissance du vice dont les machines acquises par elles étaient affecté, il échet de les accueillir tant dans leurs demandes en garantie que dans leur action rédhibitoire prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil." (Paris, 4° Ch, 13 juin 1980, PIBD 269‑III‑222)

"   Le distributeur de bonne foi doit être garanti par son fournisseur." (AMIENS, 1° Ch, 27 janvier 1993, JCP 1993‑IV‑1320).

 

4.2. L'exécution par le vendeur des instructions de l'acheteur

L'article 42, 2, b de la Convention de Vienne exonère le vendeur de toute responsabilité envers l'acheteur lorsque la réclamation fondée sur un droit de propriété intellectuelle de tiers résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux instructions (plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur).

Dans la mesure où le clivage contrat de vente/contrat d'entreprise dans la Convention de Vienne n'est pas exactement le même qu'en droit français, la comparaison des régimes des ventes sur spécifications expresses est délicate.

On notera, tout d'abord, que les recueils de jurisprudence ne paraissent pas regorger de décisions ayant eu à régler pareille situation dans le cadre d'un contrat qualifié de vente.

Il existe, en revanche, quelques décisions ayant eu à statuer sur les responsabilités respectives du donneur d'ordre ayant commandé un article qui devait être jugé contrefaisant et de l'entreprise l'ayant exécuté.

Il n'est pas douteux, en droit interne français, que l'entreprise qui fabrique matériellement le produit contrefaisant est un contrefacteur.

Le fait d'avoir agi sur les instructions du donneur d'ouvrage ‑ aussi précises soient-elles ‑ ne l'exonère pas de sa responsabilité envers le titulaire des droits contrefaisants : ici, comme ailleurs, la défense fondée sur l'obéissance aux ordres n'est pas couronnée de succès.

Le donneur d'ordre, quant à lui, sera généralement condamné comme co-auteur de la contrefaçon.

Mais qu'en est-il dans les relations entre donneur d'ordre et sous-traitant ? Qui doit garantir qui ?

L'article 42, 2, b de la Convention de Vienne prévoit que le sous-traitant ‑ lorsqu'il est qualifié de vendeur ‑ ne doit pas de garantie au donneur d'ordre dont il n'a fait qu'exécuter les instructions et respecter les spécification.

La solution est certainement la même en droit interne français.

A vrai dire, il ne semble pas qu'un donneur d'ordre ait jamais eu l'impudence de rechercher la responsabilité de l'exécutant à qui il avait commandité la contrefaçon !

C'est plutôt en sens inverse que le problème peut se poser, lorsque le sous-traitant condamné pour contrefaçon se retourne contre son donneur d'ordre.

Sur ce point, il a été jugé que le sous-traitant contrefacteur ne pouvait recourir contre son donneur d'ouvrage :

"   Mais attendu qu'ayant retenu que la société STERIA avait un devoir d'information sur les droits de la CRCAM et GAIM sur le logiciel LOGICOOP, ce dont il résultait que ces dernières sociétés ne pouvaient pas garantir la société STERIA de son propre fait, la Cour d'Appel répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que, par les atteintes qu'elle avait portées aux droits de la société SCS, la société STERIA était responsable envers elle." (Cass. Com. 6 juillet 1993)

Il en irait cependant, semble-t-il, différemment s'il existait une clause de garantie dans leur contrat:

"   La société sous-traitante, qui est un fabricant, était tenue d'opérer des vérifications quant à la licéité des fabrications commandées ; elle ne peut donc invoquer sa bonne foi ; en l'absence de clause de garantie contractuelle, elle est privée de tout recours" (TGI Paris, 3° Ch, 24 avril 1986, D 1988, Som. p 349)

On peut donc conclure que le régime de la garantie des vices de propriété industrielle dans le cadre de produits fabriqués selon les spécifications du vendeur est similaire dans la Convention de Vienne et dans le droit interne français, en ce sens que le vendeur qui a exécuté les instructions spéciales de l'acquéreur n'est normalement pas tenu de garantir ce dernier.

 

Telles sont les règles supplétives de volonté édictées par la Convention de Vienne et dégagées par la jurisprudence française en l'absence de clause relative à la garantie du vendeur.

Qu'en est-il en présence d'une clause spécifique relative à la garantie ?

 

5. Les clauses relatives à la garantie

On examinera le cas, plus rare dans ce domaine pratique particulier, de la clause élusive de garantie par laquelle le vendeur déclinerait toute garantie (5.1.).

Puis on abordera le cas inverse, où l'acheteur a pris la précaution de stipuler que le vendeur lui devrait une garantie en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers (5.2.).

 

5.1. Les clauses élusives de garantie

La Convention de Vienne prévoit expressément son caractère supplétif de volonté en disposant, en son article 6 : "Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier ses effets" (l'article 12 est relatif au droit que peuvent se réserver, lors de la ratification de la Convention, certains Etats de n'admettre que les contrats de vente conclus par écrit).

Rien ne s'oppose donc à ce que les parties aménagent, voire suppriment, l'obligation de garantie qui découle de l'article 42 de la Convention de Vienne.

En droit interne français, les parties pourraient-elles convenir une telle exclusion de garantie ?

Il ne semble pas que ce puisse être le cas, en général : on sait, en effet, que la jurisprudence française répute non écrites les clauses élusives ou limitatives de garantie dans le contrat de vente, sauf lorsqu'il est conclu entre professionnels de la même spécialité.

Or ce pourra être fréquemment le cas dans notre matière où les ventes interviennent souvent entre professionnels de la même spécialité.

Dans ce cas la clause élusive ou limitative de garantie pourra être valablement stipulée pourvu que le vendeur soit de bonne foi en l'insérant dans le contrat.

Ceci ne signifie pas qu'un vendeur ne puisse jamais stipuler une clause de non-garantie si la possibilité d'un grief de contrefaçon lui est connue.

Ceci signifie seulement que le vendeur ne peut valablement stipuler une clause d'exonération que si l'acheteur a été mis au courant de la situation et de la possibilité d'une action en contrefaçon.

 

Selon nous, les deux clauses suivantes, stipulées de bonne foi, chacune dans le contexte approprié, pourraient être valables :

"   Le vendeur déclare que, à sa connaissance, la marchandise vendue ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle de tiers ; toutefois, compte tenu de la difficulté et de l'incertitude des recherches de droits antérieurs et des études de liberté d'exploitation, il ne peut donner aucune garantie à ce sujet."

ou bien

"   Le vendeur et l'acquéreur déclarent bien connaître la réclamation élevée par la société X qui prétend que la marchandise présentement vendue porterait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ; l'acheteur s'oblige à faire son affaire de toutes les suites éventuelles de cette réclamation, sans recours possible contre le vendeur."

 

5.2. Les clauses expresses de garantie

Compte tenu de son caractère supplétif de la volonté des parties de la Convention de Vienne, rien ne paraît faire obstacle à ce que les dispositions de son article 42 soient renforcées par un accord spécial entre le vendeur et l'acquéreur.

Le droit interne français peut paraître plus hésitant.

Certaines décisions, aujourd'hui anciennes mais approuvées par la doctrine la plus éminente (J.M. MOUSSERON, Technique Contractuelle, n° 901) n'ont pas hésité à tenir "contraires à l'ordre public" les conventions conclues entre des parties venant à être déclarées l'une et l'autre coupables de contrefaçon :

"   La promesse de garantie faite en cours d'instance par une société qui fabrique un matériel contrefaisant à la société qui a introduit ce matériel en France est nulle comme contraire à l'ordre public, dès lors que la seconde société est reconnue co-auteur du délit de contrefaçon" (il est vrai que cette nullité est atténuée par le fait que le Tribunal accueille néanmoins l'action récursoire de la deuxième société contre la première à concurrence de sa part de responsabilité, fixée à 4/5°) (TGI Paris, 3° Ch, 14 juin 1974, PIBD 1974-138-III-421).

Il faut cependant admettre qu'il s'est opéré une modification très sensible ‑ un revirement ? ‑ de la jurisprudence puisque de nombreuses décisions, plus récentes, entérinent au profit de vendeurs jugés "en connaissance de cause" les clauses expresses de garantie sans la moindre arrière pensée apparente quant à leur validité :

En matière de brevets :

"   Il y a lieu, par ailleurs, de donner acte à la société SGIL de son intervention en défense aux côtés de la société KRUPS FRANCE, étant observé que, par contrat du 15 septembre 1981, conclu avec la société allemande ROBERT KRUPS, cette société s'est engagée à la garantir, ainsi que ses filiales, contre tous droits de propriété industrielle pouvant s'opposer à la commercialisation des produits par elle livrés". (TGI Paris, 3° Ch, 28 janvier 1986, PIBD 392‑III‑211)

En matière de droits d'auteur :

"   Le contrat du 20 mars 1982 stipule que la société UNITE TROIS garantit la société des EDITIONS PROSERPINE contre tout recours ou action concernant la diffusion des vidéocassettes du film "5 % de risque". Il y aura donc lieu de condamner la société UNITE TROIS à garantir la société EDITIONS PROSERPINE de la condamnation prononcée." (TGI Paris, 3° Ch, 12 juillet 1984, PIBD 364‑III‑90)

La Cour de Cassation s'est, en ce domaine, prononcée avec grande netteté :

"   Vu l'article 1134 du Code Civil ;

    Attendu que l'arrêt a rejeté la demande formée par les GALERIES LAFAYETTE contre la société NEW GALAXIE au motif "qu'elle ne saurait demander une garantie pour des condamnations prononcées en raison de sa propre faute" ;

    Attendu, qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le bon de commande relatif à la marchandise litigieuse stipulait que celle-ci était garantie par le fournisseur contre tous les risques de revendication de propriété artistique, la Cour d'Appel, qui a refusé de faire application de la convention des parties, sans retenir que les GALERIES LAFAYETTE avaient commis, à l'égard de la société NEW GALAXIE, une faute de nature à la priver du droit de se prévaloir de cette stipulation, a violé le texte susvisé." (Cass. Civ. 1, 5 février 1991)

De nombreuses décisions, appliquant a contrario la même doctrine, refusent le recours en garantie de l'acheteur jugé en connaissance de cause en prenant soin de préciser qu'aucune clause formelle de garantie n'a été convenue entre les parties.

En matière de brevets :

"   L'appel en garantie de la société LESSIVES SAINT-MARC est déclaré mal fondé puisque (son fournisseur) ne s'est pas engagé à la garantir contre d'éventuelles condamnations." (TGI Paris, 3° Ch, 28 mars 1985, PIBD 373‑III‑217)

"   Ce qui est reproché à la société PHYTO SERVICE est une faute personnelle ayant consisté à avoir, en connaissance de cause, détenu en vue de la vente, offert à la vente et vendu un produit de contrefaçon ; elle ne saurait se faire garantir par un tiers des conséquences de sa propre faute, observation étant faite au surplus que la demanderesse en garantie ne produit aucun contrat contenant une clause de garantie." (TGI Paris, 3° Ch, 25 avril 1985, PIBD 1985-III-246)

En matière de marques :

"   Considérant que Sylvina PAOLO ne saurait être garantie, à défaut de stipulations contractuelles en ce cens, par EREM des conséquences de sa propre faute" (Paris, 4° Ch, 19 mars 1992, Annales P.I. 1992 p 240)

En matière de logiciels :

"   C'est à tort que la société MACSI INFORMATIQUE maintient ses appels en garantie. En effet, ainsi que l'a exposé à juste titre le Tribunal, en l'absence de toute clause de garantie articulée entre elle et ses fournisseurs, la société MACSI n'est pas fondée à faire supporter à ceux-ci les conséquences d'une faute (la vente de logiciels contrefaisants) qui lui est propre" (Paris, 5 mars 1987, PIBD 415‑III‑263)

 

On peut donc tirer de ce survol de la jurisprudence française le résumé suivant :

-   si l'acquéreur n'est pas en connaissance de cause, la garantie du vendeur lui est acquise de plein droit,

-   si l'acquéreur est jugé en connaissance de cause, la garantie du vendeur ne lui est acquise qu'en présence d'une clause expresse de garantie dont la licéité est désormais admise.

 

Il semble, dès lors, que le système du droit interne français soit parfaitement en ligne avec celui institué par l'article 42 de la Convention de Vienne puisque, dans l'un et l'autre cas :

-   le recours de l'acheteur jugé en connaissance de cause est, en principe, rejeté,

-   une clause expresse de garantie peut cependant valablement l'aménager.

 

6. Mise en oeuvre de la garantie

Les modalités de mise en oeuvre de la garantie du vendeur, lorsqu'elle est due à l'acquéreur, ne paraissent pas diverger sensiblement dans la Convention de Vienne et dans le droit interne français.

Mentionnons d'abord, en ce qui concerne les formalités à accomplir, les termes de la Convention de Vienne.

Article 43 :

"   1  L'acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.

    2  Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature"

Article 44 :

"       Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise".

Le juriste français ne sera désorienté par aucune de ces dispositions :

-   ni l'obligation faite à l'acquéreur de dénoncer au vendeur la réclamation du tiers dans un délai raisonnable,

-   ni la disposition interdisant au vendeur de mauvaise foi de se prévaloir du non-respect de la prescription qui précède,

-   ni, enfin, la transposition de l'adage "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excepiendum",

ne peuvent, en effet, perturber le civiliste.

 

Le régime des réparations de la Convention de Vienne n'est pas non plus surprenant pour le civiliste.

L'article 74 dispose, en effet :

"   Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat".

Telle solution est conforme à celle du droit français.

On relèvera cependant qu'elle ne prévoit pas le cas du dol de la partie en défaut, dans lequel notre droit interne autorise une réparation intégrale du dommage.

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De cet examen comparatif des dispositions de la Convention de Vienne et du droit interne français de la vente se dégage une impression plutôt rassurante pour les opérateurs du commerce français.

Aucune des dispositions de la Convention ne paraît, en effet, détonner par rapport à nos solutions internes.

Le point sur lequel l'attention des praticiens doit être particulièrement attirée est celui relatif à l'Etat de destination des marchandises : un fabricant français doit savoir que, s'il livre sa production à un client établi en Nouvelle Zélande, il peut se trouver garant de ce qu'elle n'enfreint aucun brevet ou aucune marque de ce pays.

Il sera peut-être prudent pour lui de se demander s'il ne doit pas aménager l'étendue de cette garantie, s'il ne peut pas, ou ne veut pas, se renseigner sur la liberté d'exploitation de ses produits au regard de droits de propriété intellectuelle en vigueur aux antipodes : souhaitons que la clause proposée ci-dessus (§ 5.1) puisse lui être utile à cet égard.

 


 



* L'auteur exprime sa vive gratitude à Monsieur Jean-Paul BERAUDO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Grenoble, ancien Chef du Bureau du Droit Européen et International du Ministère de la Justice, qui fut, à ce titre l'un des négociateurs de la Convention de Vienne pour avoir bien voulu relire la présente étude et lui fournir de précieuses informations.